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원고의 발명을 특허출원(이하 ‘이 사건 출원발명’)하였고, 특허청 심사관은 이 사건 출원발명은 진보성이 부정된다는 이유로 특허 거절결정을 하였다. 원고는 특허심판원에 위 거절결정의 취소를 구하는 심판을 청구하였으나 심사관과 동일한 이유로 위 심판청구를 기각하는 심결을 하였다. 이에 불복한 원고가 그 심결의 취소를 구하는 소를 제기한 사안이다.

l 판시 요지

(1) 이 사건 제1항 출원발명의 진보성 인정 여부에 대해 당사자 사이에 다툼이 있는 쟁점 사항은 다음과 같다. 이 사건 제1항 출원발명은 구성성분 및 그 함량에 관하여 ‘고로 슬래그 분말 7중량%, 무수석고 2.0중량%, 재분산 수지 1.0중량%, 수축 방지 첨가제 0.2중량% 및 섬유 보강재 폴리프로필렌 섬유 0.2중량%’로 구체적으로 한정하는 반면, 선행발명 1은 함량을 ‘고로 슬래그 미분말 2 내지 20중량%, 석고 0.5 내지 15중량%, 아크릴 개질 분말수지 1 내지 5중량%, 수축 방지제 0.1 내지 2중량%, 섬유보강재 0.1 내지 5.0중량%’로 범위로 한정한다는 점에서 차이가 있으며(이하 ‘차이점 4’라 한다), 시멘트와 골재와의 모르타르 수분 유지를 위해 나노 펄프 셀룰로오스 1.0중량%를 포함하는 반면, 선행발명 1은 이에 대응하는 구성을 명시적으로 개시하고 있지 않다는 점에서 차이가 있다(이하 ‘차이점 5’라 한다). 나아가, 이 사건 출원발명 1은 펜틸글라이콜의 순도를 99%로 한정하고 있는 반면, 선행발명 1은 이에 관하여 구체적으로 명시하지 않았다는 점에서 차이가 있다(이하 ‘차이점 6’이라 한다).

(2) 우선, 차이점 4와 6에 관하여 살펴보건대 이 사건 제1항 출원발명에서의 수치한정과 달리 명세서에는 이와 같은 각 성분에 대한 함량을 특정한 수치로 한정한 것에 대한 기술적 의의를 확인할 근거가 없고, 또한 이 사건 제1항 출원발명은 수축 방지 첨가제는 순도 99%의 네오펜틸글리콜을 사용하는 것인데, 이에 대응하여 선행발명 1에서는 수축 방지제로서 네오펜틸글리콜(Neopentyl glycol)을 더 포함할 수 있다고 하며, 네오펜틸글리콜은 백색 결정체 100%로 이루어진 플레이크(flake) 형태로 사용될 수 있다는 기재가 있어서, 이 사건 제1항 출원발명에서 네오펜틸글리콜의 순도를 99%로 한정한 점에도 별다른 기술적 의의가 없으므로 선행발명 1이 비록 모르타르의 구성성분, 수축 방지 첨가제의 종류를 개시하고 있을 뿐 모르타르의 함량, 수축 방지 첨가제의 순도를 명시적으로 개시하고 있지 않더라도 통상의 기술자가 선행발명 1의 모르타르 조성물을 구성할 수 있는 여러 가지 성분들 중에서 시공 환경, 성능, 요구조건, 단가 등을 고려하여 이 사건 제1항 출원발명의 모르타르의 구성성분 및 함량, 수축 방지 첨가제의 종류와 순도를 선택하여 사용하는 구성은 어렵지 않게 생각할 수 있는 통상의 창작범위에 속한다.

(3) 차이점 5에 관하여 살펴보건대 이 사건 출원발명의 명세서 기재에 의하면, ‘나노 펄프 셀룰로오스’는 시멘트와 골재간 결합을 유도하고 모르타르 내부에 수분을 축적하여 건조 수축을 억제하는 효과가 있어 ‘나노 펄프 셀룰로오스’를 사용하는 기술적 의의가 건조 수축을 억제하는 데에 있음을 알 수 있다. 한편, 제출된 증거에 의하면 셀룰로오스 섬유를 콘크리트의 수축 저감제로 사용하고, 셀룰로오스 섬유의 나노화는 이 사건 출원발명의 출원 당시 발전경향이라는 것은 이 사건 출원발명의 출원 당시에 통상의 기술자에게 이미 널리 알려져 있었다고 할 것인데, 선행발명 1은 모르타르 조성물이 수축 방지제로서 네오펜틸글리콜(Neopentyl glycol) 0.1 내지 2중량%를 더 포함하는 구성을 개시하고 있으므로, 선행발명 1은 모르타르 조성물에 수축을 방지하는 특성이 있는 성분을 포함할 동기가 충분하고, 통상의 기술자는 선행발명 1의 모르타르 조성물에 여러 가지 수축 방지제 중에서 가격, 성능 등 각 재료의 장단점을 고려하여 적절한 재료를 선택․사용할 수 있다. 따라서 이 사건 제1항 특허발명의 재료 중 하나인 나노 펄프 셀룰로오스는 선행발명 1의 네오펜틸글리콜과 동일하게 수축 방지 기능을 가지는 구성이므로, 통상의 기술자가 선행발명 1의 수축 방지를 위하여 콘크리트 보수 모르타르를 구성할 수 있는 여러 가지 재료들 중에서 콘크리트 보수 모르타르의 시공 환경, 요구성능, 제조 단가 등을 고려하여 공지된 기술인 셀룰로오스 섬유를 선택하여 사용하는 구성은 어렵지 않게 생각할 수 있는 통상의 창작범위에 속하고, 천연섬유를 가공․처리하여 나노화하는 콘크리트 보수 모르타르 분야의 이 사건 출원발명의 출원 당시 발전경향까지 고려하면 통상의 기술자는 콘크리트 보수 모르타르에 나노 셀룰로오스 형태로 포함할 수 있고, 또한 선행발명 2의 명세서는 저급 알코올알킬렌옥사이드계나 글리콜에스테르계의 수축 저감제를 사용할 수 있다는 내용이 기재되어 있으므로, 통상의 기술자라면 수축 저감을 위하여 여러 가지 수축 방지제 중 이 사건 출원발명의 출원 당시 활발히 연구되고 있는 ‘나노 셀룰로오스 섬유’를 선택하여 사용할 수 있다. 결국, 이 사건 제1항 출원발명은 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여 쉽게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정되고, 특허출원에 있어 청구범위가 여러 개의 청구항으로 되어 있는 경우 어느 하나의 청구항이라도 거절이유가 있는 때에는 그 출원은 전부가 거절되어야 하므로, 이 사건 제1항 출원발명의 진보성이 부정되어 특허를 받을 수 없는 이상 이 사건 출원발명의 나머지 청구항에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이 사건 출원발명은 특허를 받을 수 없다.

키워드: 특허, 거절결정, 진보성, 균열 저감형 콘크리트 보수 모르타르 및 이를 이용한 시공 방법

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